8　在港注册与知名企业字号及商标相同的企业名称并在大陆许可他人使用的行为定性及责任承担[22]

【裁判要旨】

利用香港公司注册程序的简便，在香港恶意注册公司，并以知名企业的商标或字号作为公司字号，然后以公司名义许可大陆企业以商标许可人或产品监制人等名义在产品上突出使用，具有获取非法利润及规避法律逃避责任的目的，应当承担相应的侵权责任。

【案情回放】

原告:上海波司登国际服饰有限公司。

被告:陈炳銮，系波司登服饰(中国)有限公司［英文名称为BOSIDENG F香港波司登SHION(CHIN香港波司登)LIMITED］股东和董事。

被告:王晨超，系慈溪某制衣厂厂长。

2007年5月28日，原告上海波司登国际服饰有限公司经核准受让取得“波司登Bosideng”“波司登BSD Bosideng及图形”商标，核定使用的商品为第25类的服装。其中受让的“波司登Bosideng”商标曾于1999年12月29日被国家工商行政管理局商标局认定为驰名商标。2005年9月，波司登牌羽绒服被国家质量监督检验检疫总局认定为中国世界名牌产品。睿富全球排行榜在2008中国最有价值品牌评价中，认定波司登牌价值160.60亿元，居羽绒制品类第一位;在2009年中国最有价值品牌评价中，认定波司登品牌价值162.20亿元。

被告陈炳銮于2009年6月29日在香港成功注册波司登服饰(中国)有限公司［英文名称为BOSIDENG F香港波司登SHION(CHIN香港波司登)LIMITED］(以下简称香港波司登公司)。该公司注册资料显示:该公司属于私人有限公司，创办成员、现任董事和现时股东均为陈炳銮一人。经查询，香港波司登公司未在香港进行商业登记。

2009年5月1日，香港波司登公司以商标被许可人的名义许可被告王晨超的制衣厂使用其商标。同年6月13日，王晨超开始生产涉案保暖内衣，在内衣外包装箱、包装盒上及吊牌上标注“波司登BSD Bosideng及图形”商标、“波司登服饰(中国)有限公司”和“商标持有人:波司登服饰(中国)有限公司”字样，并突出使用“波司登”三字。经慈溪市工商行政管理局查明，截止2009年9月9日，被告王晨超共生产涉案内衣3200套，往成都、郑州、西安、山东等地的服装市场销售了1600套，库存1600套，成本价31元/套、销售价32元/套，计违法经营额100800元，违法所得1600元。现原告以两被告的行为侵犯了原告商标专用权构成不正当竞争为由，诉请:1.判令被告王晨超赔偿10万元;2.判令被告陈炳銮停止侵权，更改其注册的“波司登服饰(中国)有限公司”公司字号，并赔偿原告10万元;3.判令被告陈炳銮对被告王晨超的赔偿义务承担连带责任;4.本案诉讼费用由两被告承担。诉讼过程中，原告申请撤回对被告陈炳銮的起诉。

【裁判】

慈溪市人民法院经审理认为，原告“波司登”注册商标及企业字号经原告及相关企业的使用，已经具有相当高的显著性和知名度，为相关公众所熟知。被告王晨超在服装吊牌、外包装上以商标被许可人名义标注“波司登服饰(中国)有限公司”的行为看似对事实的客观表述，实际上本案中的商标被许可人并非香港波司登公司，而是其自己开办的工厂。鉴于原告“波司登”注册商标及企业字号的知名度，王晨超应该知道其行为可能会导致相关公众对产品来源产生误认或混淆，认为其生产的保暖内衣与原告及其关联企业之间存在特殊关系，具有“傍名牌”的故意，属于不正当竞争行为。同时其在相同商品上突出使用“波司登”字样，侵犯了原告的商标权，应该停止侵权并赔偿相应的损失。在本院调解下，被告王晨超同意立即停止侵权行为，并就赔偿数额与原告达成协议。

【评析】

近年来，侵犯知名企业商标权或字号权的不正当竞争行为方式越来越巧妙，不少个人或企业利用香港公司注册程序的简便，在香港恶意注册公司，公司字号就是知名企业的商标或字号，然后以公司名义许可大陆企业以商标许可人或产品监制人等名义在产品上突出使用。这种行为一方面可以达到通过“傍名牌”许可他人使用获取非法利润的目的，另一方面因为侵权主体为香港公司，设立人可以借香港公司之壳来规避法律逃避责任。本案被告陈炳銮就是利用这种方式在香港注册一家空壳公司，同时以公司名义许可浙江慈溪、江苏常熟等地多家企业以商标被许可人名义使用其商标和企业名称。因被告王晨超的行为构成侵权在法院审判部分已做阐述且没有争议，本文主要针对被告陈炳銮及其注册的香港波司登公司的许可行为是否构成侵权及其责任承担进行探讨。

一、陈炳銮注册香港波司登公司的行为是否构成侵权

陈炳銮注册的香港波司登公司其实是一家香港离岸公司[23]，与大陆地区注册程序相比，香港公司注册程序具有程序简单、批准周期短、提交的文件数量少、不要求核验注册资金、不要求勘验经营地址、注册尊重申办人的法律声明等特点。虽然原告商标是驰名商标，根据国家工商行政管理局《驰名商标认定和管理暂行规定》[24]第十条之规定，香港波司登公司企业名称中的的字号因其与原告商标相同，可能引起公众误认，工商管理机关不会核准登记，即使注册成功也可能因原告申请被撤销或者因涉及不正当竞争而被要求停止使用。但由于陈炳銮的注册行为是在香港发生的，香港法律在企业名称的选择上非常宽松和自由，且涉及司法管辖问题，不宜对香港公司注册行为本身的合法与否或侵权与否进行评判。

二、香港波司登公司以商标被许可人的名义许可王晨超等人使用其被许可商标的行为是否构成不正当竞争

虽然香港波司登公司是在香港取得企业名称，但即便其取得程序符合境外的法律规定，若其在中国境内的使用行为违反我国法律和扰乱我国市场经济秩序的，按照知识产权的独立性和地域性原则，应依照我国法律认定其使用行为构成商标侵权或者不正当竞争。[25]

香港波司登公司成立后，在香港地区未进行商业登记，在国内从事的唯一行为就是许可他人使用其被许可的第1338615号商标。从表面上看，其许可他人使用的是其被许可的商标，并没有直接许可他人使用其企业名称，似乎不属于使用原告“字号”的不正当竞争行为。但综合以下情形，可以推知香港波司登公司实际上是以商标许可的合法形式掩盖其与被许可人共谋进行不正当竞争行为的违法目的:1.“波司登”商标及字号经过原告的精心经营和培育，在市场上享有较高声誉，并为相关公众所熟知，具有较高的知名程度，曾被评为驰名商标，其生产的羽绒服被评为中国世界名牌产品。而香港波司登公司系一人公司，其股东和董事即被告陈炳銮系浙江人，可以推知其应当知道原告字号和商标的驰名度与价值，知道在中国大陆境内使用“波司登服饰(中国)有限公司”企业名称会误导消费者。2.香港波司登公司作为商标的一般被许可人，被许可使用该商标后，并未在生产经营中使用该商标，实际上其未进行任何生产经营，仅仅是再授权给第三人使用。而其许可的众多第三人无一例外的都在生产的产品上使用了香港波司登公司的企业名称，某些第三人还突出使用了“波司登”三字(如本案被告王晨超)。香港波司登公司对第三人使用其企业名称的行为并未表示异议，实际上，其许可他人使用的商标名不见经传，从外形上看，与“波司登”图形商标有几分形似，若非允许他人使用其企业名称，众多第三人不会绕道与该商标的一般被许可人即香港波司登公司签订商标许可合同。香港波司登公司与众多第三人意图以商标许可的合法形式掩盖其通过“傍名牌”获取非法利益的非法目的明显，违反了不正当竞争法的相关规定，依法应当承担相应的法律责任。

三、原告诉请陈炳銮承担侵权责任是否成立

根据上述分析，侵犯原告商标权和构成不正当竞争的行为人是香港波司登公司和王晨超，陈炳銮仅为香港波司登公司股东，并非侵权主体，现原告直接起诉陈炳銮要求承担侵权责任是否具有法律依据或法理基础?审理中存在两种不同观点:

一种观点认为，原告无权直接起诉陈炳銮要求承担侵权责任。首先，陈炳銮的行为不构成侵权。虽然从香港波司登成立后的行为可以推知陈炳銮注册香港波司登公司的初衷是为了在国内实施侵权行为，但注册该公司行为本身与侵害原告商标权或从事不正当竞争之间没有直接因果关系。除非法律有明确规定，否则不能要求行为人对其实施侵权行为的准备行为担责。其次，陈炳銮作为股东无需对香港波司登公司的侵权行为承担责任。香港波司登公司一经成立即为独立法人，陈炳銮作为股东仅以其出资对公司债务承担有限责任，除非存在适用公司人格否认的情形。对公司人格否认，我国《公司法》(2005年修订)仅在第二十条[26]和第六十四条[27]规定了公司股东滥用公司法人独立地位逃避债务，严重损害公司债权人利益，以及一人公司的股东财产与公司财产混同两种情形，本案中原告未就被告存在上述两种情形进行举证，故无权要求刺破公司面纱要求股东陈炳銮承担责任。

另一种观点认为，原告可以直接起诉陈炳銮，陈炳銮应当承担侵权责任。因为“波司登”三字在汉语中并非固有词汇，无实际意义，作为原告商标和企业字号具有独创性和较高的显著性。陈炳銮对原告“波司登”字号和商标的价值是明知的，其选择与原告商标和字号相同的非固有词汇作为企业字号在香港注册的目的就是为了规避国内法，利用香港公司注册程序的简便[28]以及其在企业名称选择上的自由，成立一家空壳公司，为其在国内实施侵犯他人商标权、企业名称权等侵权行为或不正当竞争行为作掩护，主观恶意明显。事实上，香港波司登公司成立后，并未按照香港法律规定进行商业登记，也未进行任何商业业务，该公司从事的唯一行为就是许可大陆地区的他人使用其商标和企业名称，即从事侵权行为，故其应当承担相应的民事责任。笔者赞同后一种观点。

另外，值得注意的是，香港波司登公司许可王晨超使用其被许可的商标的时间(2009年5月1日)以及王晨超开始生产侵权商品的时间(2009年6月13日)均早于该公司获得注册登记的时间(2009年6月29日)，即侵权行为最初发生时香港波司登公司还只是设立中的公司，且该行为不是设立行为必须的交易行为。根据我国《公司登记管理条例》第三条第二款之规定，未经公司登记机关登记的，不得以公司名义从事经营活动。从上述规定可知，目前我国法律是不允许或者说不赞成一个未取得独立法律地位的主体从事仅当其获得相应资质后才能作为的行为。故在获得注册前，香港波司登公司许可王晨超以商标被许可人名义使用其企业名称的行为应视为陈炳銮的个人行为，应由陈炳銮承担责任。对香港波司登公司成立前陈炳銮借公司名义从事的非必要经营行为造成的损失，自然只能起诉陈炳銮而不应该起诉公司。

在责任承担方式上，也应引起注意。原告请求陈炳銮承担的责任主要有三项，一是停止侵权，二是更改注册公司的字号，三是赔偿损失。对于停止在中国大陆地区使用香港波司登公司名称以及赔偿损失没有异议，本文不再赘述，对于原告要求陈炳銮更改其注册的“波司登服饰(中国)有限公司”的字号，我们认为无法得到支持。一方面，因为公司是独立于股东的法人，其企业字号所有权为公司所有，另一方面，波司登服饰(中国)有限公司系在香港注册，该行为是否合法有效，应由香港法院管辖确认。

四、如何从源头上阻断香港公司继续侵权

如上所述，因为法律的地域性限制，因内地法院不宜直接判令侵权人更改公司企业名称，故尚不足以使被侵权的商标得到完全的保护。我们认为最有效的手段是根据香港等地区的法律规定，撤销侵权的企业名称，从源头阻断侵权人通过其他途径继续实施侵权行为。

首先，权利人可以向香港公司注册处处长提出异议。根据香港特别行政区公司条例的规定，任何人士如认为一间公司的法人名称与另一间较先注册公司的名称过分相似，可以就该两个过分相似的公司名称向公司注册处处长提出反对，详述反对理由，以及递交任何可以证明已引起某些混淆情况的证据，由公司注册处处长负责处理。所递交的反对文件，应以标题说明为“公司名称投诉”。对于新法人名称而提出的反对书，应及早地交公司注册处处长，以便他在6个月期限届满进行必要的调查，以及在必要时发出有关通知书。如果公司注册处处长认为两者“过分相似”，香港公司注册处处长可以签发正式指令，要求侵权方更改其公司名称。

其次，权利人可以向香港法院提起民事诉讼，请求法院判决和命令侵权人停止撤销或更改原企业名称，并禁止在包括香港特别行政区在内的中华人民共和国区域内使用与被侵权人注册商标相同及其相似文字。