第一次判赔数额可否作为惩罚性赔偿的基数

对于再次实施侵权行为的，第一次判赔数额仅是法定赔偿的参考因素，并非惩罚性赔偿的计算基数依据，在司法实践中裁决并没有突破计算基数的规定，但对于重复侵权行为确有参考惩罚性赔偿确定赔偿数额的。

相较于自2021年6月1日生效的《专利法》而言，之前的《专利法》并没有惩罚性赔偿的规定，而现行的《专利法》第七十一条规定的计算惩罚性赔偿的基数也仅仅包括原告实际损失数额、被告违法所得数额或者因侵权所获得的利益，若实际损失数额、违法所得数额、因侵权所获得的利益均难以计算，人民法院依法参照该权利许可使用费的倍数合理确定等，《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》第五条对此予以明确。可见，若惩罚性赔偿适用的基数无法确定，惩罚性赔偿制度几乎没有适用的空间。

惩罚性赔偿的适用条件包括“故意”和“情节严重”。《北京市高级人民法院关于侵害知识产权及不正当竞争案件确定损害赔偿的指导意见及法定赔偿的裁判标准》指出上述的“故意”一般为直接故意。“情节严重”一般是指被诉行为造成了严重损害后果。再次实施侵权行为显属故意，根据《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》第四条第二款第（一）项的规定，因侵权被行政处罚或者法院裁判承担责任后，再次实施相同或者类似侵权行为的，人民法院可以认定为情节严重。《北京市高级人民法院关于侵害知识产权及不正当竞争案件确定损害赔偿的指导意见及法定赔偿的裁判标准》同样指出被告或者其控股股东、法定代表人等在生效判决作出后，重复或变相重复实施相同侵权行为或不正当竞争行为的，可以认定为被告具有恶意和情节严重。

在“故意”和“情节严重”条件成就时，若没有上述三种计算基数，而被告再次实施侵权行为时，可否适用惩罚性赔偿呢？

在笔者代理的某车业有限公司与某玩具有限公司侵害外观设计专利权纠纷一案[1]中，在一审判决赔偿金额6万元已执行完毕后，原告再次在某购物网站上发现被告销售被诉侵权产品。再次起诉赔偿数额的认定过程中，原告未能提供实际损失及被告获利证据，法院考虑被告曾因相同侵权行为被判决承担侵权责任，本案系再次侵权所致，其主观恶意程度较为明显，故根据原告涉案专利权的类型，被告的经营方式、规模及主观恶意程度等因素，法院酌定被告赔偿原告经济损失及合理开支的数额共计12万元。

二审法院认定，根据现有证据，无法确定原告的实际损失和被告的侵权获利金额，也无专利许可使用费予以参照，故由一审法院依法酌定赔偿金额并无不当。同时，考虑到被告之前已有侵权行为且有生效判决，主观恶意和过错比较明显，一审法院参照前案赔偿数额判决12万元的赔偿并无明显不当。

本案中，虽然再次实施侵权行为非常明显，但是法院并没有适用惩罚性赔偿制度，而是将再次侵权作为酌定赔偿的重要参考因素，作出相当于第一次二倍赔偿数额的判决。

在某实业有限公司与某电子科技有限公司侵害发明专利权纠纷一案中，一审法院[2]认定从被告给原告出具的承诺书可知，被告曾侵犯原告涉案发明专利权，原告同意和解后，被告再次生产、销售、许诺销售侵犯原告涉案发明专利产品的行为，主观上系明知，属于重复侵权、恶意侵权。被告不履行承诺书，再次生产、销售、许诺销售侵犯原告涉案专利产品的不诚信行为，严重扰乱了市场秩序，损害了专利权人的权益，若放任这种行为，必然引发更多不诚信行为，应当立即制止和严厉打击。且被告的注册资本高、公司规模大、经营范围广，其侵权行为的损害范围广、影响范围大。综合来看，被告的侵权行为情节严重、后果严重。综上，本案的赔偿数额应当在法定赔偿范围内适用惩罚性赔偿。

二审法院[3]认定，电子科技有限公司的承诺书系自愿达成，其内容仅涉及私权处分，不涉及社会公共利益、第三人利益，也不存在法律规定的其他无效情形，属于合法有效的约定。电子科技有限公司再次侵权使得双方的约定赔偿条件成就。依最高人民法院和北京市高级人民法院赔偿数额的解释规定，原审中实业有限公司据此提出50万元的赔偿数额，于法有据。

本案中，一审法院仍然没有适用惩罚性赔偿制度，而是认定赔偿数额应当在法定赔偿范围内适用惩罚性赔偿，即法定赔偿惩罚性考量。最高人民法院二审认定原审法院关于适用法定赔偿的认定有误，对此予以纠正。

可见，即便2020年修正的《专利法》实施后出现再次实施侵权行为的，第一次判赔数额也仅是法定赔偿的参考因素，而并非惩罚性赔偿的计算基数依据，司法实践中的裁决并没有突破计算基数的规定，但对于重复侵权行为可以参考惩罚性赔偿确定赔偿数额。

撰稿人：王现辉、石素坤

[1] 河北省石家庄市中级人民法院（2019）冀01知民初794号。

[2] 河南省郑州市中级人民法院（2020）豫01知民初99号。

[3] 最高人民法院（2020）最高法知民终1010号。